IP Challenge 2016 – kazus półfinałowy

Importer i dystrybutor damskich kosmetyków, Blackberry Cosmetics sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający” lub „Blackberry Cosmetics”), zawarł z producentem oprogramowania komputerowego, Chili Software sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca” lub „Chili Software”), umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest wdrożenie przez Wykonawcę w przedsiębiorstwie Zamawiającego systemu informatycznego (dalej: „System”). System miał służyć zarządzaniu tym przedsiębiorstwem.

Zgodnie z Umową System miał składać się z następujących części (nazywanych w Umowie „modułami”):

1) Import_Francja – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków z Francji;

2) Import_Włochy – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków z Włoch;

3) Import_USA – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków ze Stanów Zjednoczonych;

4) Sprzedaż_detal – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie sprzedaży detalicznej;

5) Sprzedaż_hurt – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie sprzedaży hurtowej;

6) Magazyn – moduł obsługujący magazyny Zamawiającego;

7) Księgowość – moduł obsługujący księgowość Zamawiającego.

Umowa miała być realizowana w dwóch etapach:

1) etap nr 1 – w trakcie którego Wykonawca miał wdrożyć moduły wskazane w pkt. 4-7 powyżej (Sprzedaż_detal, Sprzedaż_hurt, Magazyn, Księgowość); oraz

2) etap nr 2 – w trakcie którego Wykonawca miał wdrożyć moduły wskazane w pkt. 1-3 powyżej (Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA).

Moduły wskazane w pkt. 4-7 powyżej (Sprzedaż_detal, Sprzedaż_hurt, Magazyn, Księgowość) są standardowo oferowane na rynku przez Wykonawcę, jako elementy Systemu nadające się do wykorzystania w każdego rodzaju działalności. W związku z tym, w zakresie korzystania z ww. modułów, Zamawiający na podstawie Umowy miał uzyskać jedynie niewyłączną licencję na czas nieokreślony, obejmującą następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utworów będących programami komputerowymi: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

2) w zakresie utworów niebędących programami komputerowymi (np. dokumentacji): wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Zgodnie z Umową licencja, o której mowa powyżej, została udzielona Zamawiającemu z chwilą odbioru etapu nr 1, w ramach części wynagrodzenia obejmującego wdrożenie modułów wskazanych w pkt. 4-7 powyżej (40.000,00 PLN netto). Wspomniane wynagrodzenie zostało przez Zamawiającego zapłacone.

Z kolei moduły wskazane w pkt. 1-3 powyżej (Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA) miały powstać od podstaw, jako elementy Systemu dostosowane do specyficznych potrzeb Zamawiającego związanych z importem kosmetyków z Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. W przypadku modułów Import_Włochy oraz Import_USA

Wykonawca zgodził się na przeniesienie autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji:

1) w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi:

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany w programie komputerowym;

c) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem programu komputerowego lub jego kopii;

2) w odniesieniu utworów niebędących programami komputerowymi (np. dokumentacji):

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zgodnie z Umową przeniesienie wspomnianych autorskich praw majątkowych miało zostać dokonane z chwilą odbioru etapu nr 2, będącego jednocześnie odbiorem końcowym całego Systemu, w ramach części wynagrodzenia obejmującej wykonanie i wdrożenie modułów Import_Włochy oraz Import_USA (150.000,00 PLN netto). Odbiór ten nie został przeprowadzony, zaś wspomniana część wynagrodzenia nie została zapłacona.

W przypadku modułu Import_Francja Wykonawca nie zgodził się na przeniesienie autorskich praw majątkowych, a jedynie na niewyłączną licencję na czas nieokreślony, przy czym obejmującą pola eksploatacji analogiczne, jak w przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych do modułów Import_Włochy oraz Import_USA. Wykonawca w trakcie negocjacji Umowy tłumaczył, że nie wyklucza sytuacji, w której zawrze w przyszłości podobną umowę z inną spółką również zajmującą się importem kosmetyków z Francji. Zamawiający, choć niechętnie, przystał na takie rozwiązanie. Zgodnie z Umową wspomniana licencja miała zostać udzielona z chwilą odbioru etapu nr 2, w ramach części wynagrodzenia obejmującej wykonanie i wdrożenie modułu Import_Francja (50.000,00 PLN netto). Również ta część wynagrodzenia nie została zapłacona.

Zgodnie z Umową, na okres liczony od momentu udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę poszczególnych modułów do momentu, odpowiednio, uzyskania ww. licencji lub przeniesienia ww. autorskich praw majątkowych, Zamawiający miał uzyskać licencję testową, uprawniającą do korzystania z modułów w zakresie potrzebnym do przeprowadzania testów.

Zamawiający – w ramach wynikającego z Umowy obowiązku współdziałania z Wykonawcą – oddelegował do realizacji projektu trzyosobowy personel, w skład którego wchodzili:

1) Marta Jaćkowiak – kierownik działu importu, osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę;

2) Patrycja Sosnowska – kierownik działu sprzedaży, osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia;

3) Robert Wach – informatyk, osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o dzieło.

Od początku obowiązywania Umowy członkowie personelu Zamawiającego brali aktywny udział w pracach prowadzonych przez Wykonawcę. Udział ten polegał na wsparciu prac koncepcyjnych Wykonawcy, a także na bieżących konsultacjach w zakresie budowy i zasad działania całego Systemu, w tym w zakresie zasad działania poszczególnych modułów.

Szczególną rolę personel Zamawiającego odegrał w pracach nad modułami Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA, jako elementami systemu dopasowanymi do specyfiki działalności Zamawiającego. Marta Jaćkowiak, jako osoba odpowiadająca za dział importu Zamawiającego, dostarczyła Wykonawcy szereg informacji potrzebnych do stworzenia ww. modułów:

1) jak przebiega proces importu kosmetyków w przedsiębiorstwie Zamawiającego;

2) jak zbudowana jest sieć dostawców kosmetyków Zamawiającego we Francji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych;

3) na czym polegają problemy działu importu, które miałby rozwiązać System.

Z kolei Robert Wach, jako osoba mająca docelowo obsługiwać System po jego wdrożeniu przez Wykonawcę, był szczególnie mocno zaangażowany w prace techniczne nad modułami Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA. Prace te polegały najczęściej na poprawianiu i uzupełnianiu dokumentacji opisującej działalność ww. modułów. Robert Wach uczestniczył również w pracach programistycznych zespołu Wykonawcy – udział ten sprowadzał się do testowania ww. modułów, a także poprawy błędów w ich kodzie źródłowym.

W trakcie procedury odbioru etapu nr 2 doszło do sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający stwierdził, że w zakresie modułów Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA przysługują mu prawa autorskie, jako podmiotowi współuprawnionemu razem z Wykonawcą. Zdaniem Zamawiającego, należy mu się 40% wszystkich uprawnień względem ww. modułów, zaś pozostałe 60% należy się Wykonawcy. Jak twierdzi Zamawiający, członkowie jego personelu wnieśli twórczy wkład w powstanie ww. modułów. W związku z tym, według Zamawiającego:

1) Wykonawca nie może wykorzystywać modułów Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA w realizacji umów z innymi klientami bez zgody Zamawiającego;

2) Wykonawcy należy się odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie za wykonanie i wdrożenie modułów Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA z uwagi na fakt, że licencja (w zakresie modułu Import_Francja) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych (w zakresie modułów Import_Włochy oraz Import_USA) dotyczą jedynie tych części uprawnień autorskich względem ww. modułów, które przysługują Wykonawcy (zdaniem Zamawiającego, są to wspomniane 60%).

Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego i uważa siebie za podmiot pierwotnie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do modułów Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA. Zdaniem Wykonawcy Zamawiający uzyska uprawnienia do korzystania z tych modułów dopiero z chwilą dokonania odbioru etapu nr 2, jak zostało to przewidziane w Umowie. Wykonawca domaga się też zapłaty całości wynagrodzenia za wykonanie i wdrożenie modułów Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA, mimo że Strony ostatecznie nie dokonały odbioru etapu nr 2. Zdaniem Wykonawcy, to wynagrodzenie jest mu należne, ponieważ Umowa została w pełni zrealizowana również w zakresie ww. modułów.

W trakcie sporu Zamawiający bez wiedzy Wykonawcy rozpoczął pełną eksploatacją Systemu zgodnie z jego docelowym przeznaczeniem. Eksploatacja ta obejmowała zarówno moduły Sprzedaż_detal, Sprzedaż_hurt, Magazyn, Księgowość, jak również moduły Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA.

---

Proszę przygotować dla Blackberry Cosmetics opinię prawną, w której zostanie dokona analiza prawna kazusu. W opinii należy uwzględnić w szczególności:

1) analizę potencjalnych argumentów przemawiających za twierdzeniami Blackberry Cosmetics (a także potencjalnych argumentów przemawiających przeciwko tym twierdzeniom) odnośnie:

a) dysponowania razem z Chili Software wspólnymi prawami autorskimi do modułów Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA; oraz

b) wysokości wynagrodzenia należnego Chili Software za wykonanie i wdrożenie ww. modułów;

2) analizę ewentualnych kroków prawnych, jakie mogłaby podjąć Blackberry Cosmetics względem Chili Software, gdyby twierdzenia Blackberry Cosmetics z pkt. 1 powyżej okazały się zasadne;

3) analizę legalności opisanego w kazusie korzystania z modułów Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA przez Blackberry Cosmetics.